Fama superveniente versus anterioridade: STF analisa limites no Tema 1.205

O princípio da anterioridade é um dos pilares da proteção marcária, pois garante previsibilidade a quem deposita ou registra um sinal distintivo. Mas a realidade do mercado mostra que alguns nomes só adquirem fama extraordinária anos depois. Para discutir esse choque entre cronologia e direitos marcários, um artigo publicado no Conjur reúne três casos distintos: TIM, Nike e iPhone.

Os precedentes analisados

No caso TIM, uma empresa brasileira usava a denominação desde 1988, antes da entrada da empresa italiana no mercado nacional. A disputa passou pelo INPI e pelo Judiciário e terminou em acordo judicial: a empresa nacional abandonou a expressão na razão social e desistiu de pedidos e medidas relacionados ao sinal. O episódio não envolvia registro brasileiro anterior, mas uma situação jurídica constituída antes da consolidação da presença comercial da titular posterior.

Já na Espanha, o caso Nike começou com uma marca mista registrada em 1932, que reunia a palavra Nike e a representação da Vitória de Samotrácia para produtos de malharia. Pedidos nominativos da Nike americana foram recusados com base nesse registro anterior. Em 1999, o Tribunal Supremo anulou dois registros posteriores da Nike; em 2004, o Tribunal Constitucional anulou essa decisão por falta de resposta adequada a argumentos relevantes (Sentença 8/2004). Em 2005, ao reapreciar o caso, o Tribunal Supremo reconheceu a caducidade do registro anterior por falta de uso real e efetivo. Ou seja: a fama internacional adquirida depois não foi suficiente para afastar o registro de 1932; a mudança veio por outro instituto da propriedade industrial.

O caso que chegou ao STF

No Brasil, o caso iPhone coloca a questão sob outra perspectiva. A Gradiente depositou o pedido da marca mista “G Gradiente Iphone” em 29 de março de 2000; a Apple apresentou o iPhone ao público em 2007; o registro foi concedido apenas em janeiro de 2008. Na ação da Apple, a solução acolhida em primeiro grau e mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região não eliminou o registro, mas impôs ressalva de ausência de exclusividade sobre a palavra iPhone isoladamente, com base no caráter evocativo ou sugestivo da expressão e na distintividade adquirida no mercado em associação com os produtos Apple.

Em 2018, o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a fama e a distintividade supervenientes da Apple justificavam afastar a exclusividade sobre o elemento nominativo isolado, preservando a marca composta da Gradiente (REsp 1.688.243/RJ). O ministro Lázaro Guimarães divergiu, questionando se o sucesso comercial posterior de outra empresa poderia invalidar parcialmente um registro concedido de acordo com os requisitos legais.

Segundo o artigo, a controvérsia permanece pendente de decisão definitiva no Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema 1.205 da repercussão geral. Caberá à corte avaliar até que ponto a fama adquirida durante a demora administrativa pode limitar os efeitos de um depósito anterior feito sob a proteção da legislação marcária.