STJ consolida precedentes sobre concorrência parasitária no uso de marcas como palavras-chave

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento sobre a prática de contratar marcas ou nomes empresariais de concorrentes como palavras-chave em links patrocinados. As duas Turmas de Direito Privado já possuem um conjunto consistente de precedentes que distinguem a licitude da ferramenta de publicidade do ilícito cometido pelo anunciante que se aproveita da reputação alheia.

No REsp 1.937.989/SP, relatado pelo ministro Luis Felipe Salomão, a 4ª Turma decidiu que o serviço de publicidade paga oferecido pelos provedores de busca é lícito; o problema está na escolha da palavra-chave. Segundo a ementa, "utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente usurpador é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida pelos concorrentes". A conduta foi enquadrada como desvio de clientela, nos termos do artigo 195, III e V, da Lei 9.279/96, e do artigo 10 bis da Convenção da União de Paris.

Critérios para caracterizar a concorrência desleal

Ao julgar o REsp 2.032.932/SP, a 3ª Turma, sob relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, estendeu a proteção ao nome empresarial e sistematizou três critérios para configurar a concorrência desleal:

• compra de palavra-chave correspondente a marca registrada ou nome empresarial;
• atuação do titular e do adquirente no mesmo ramo de negócio;
• uso da palavra-chave suscetível de violar as funções identificadora e de investimento do sinal distintivo.

O acórdão também destacou o fundamento econômico: o consumidor que digita uma marca no buscador revela preferência construída com investimentos do titular, e desviar essa busca para outro fornecedor caracteriza apropriação do esforço alheio.

Responsabilidade do provedor e reparação

No REsp 2.012.895/SP, relatado pela ministra Nancy Andrighi, a 3ª Turma afastou a incidência do artigo 19 do Marco Civil da Internet. A obrigação de reparar, nesse contexto, não deriva do conteúdo do site patrocinado, mas sim da forma como o provedor comercializa seus serviços publicitários, pois a plataforma tem controle ativo das palavras-chave e pode evitar a violação de propriedade intelectual. O mesmo julgado reconheceu o litisconsórcio necessário entre anunciante e provedor quando se busca desconstituir os efeitos do contrato de publicidade.

Quanto à reparação, o STJ considera o dano moral in re ipsa e presume os danos materiais em razão do desvio de clientela, com apuração em liquidação de sentença. Esse entendimento, porém, não se aplica a qualquer ato de concorrência desleal: no REsp 2.047.758/SP, a 3ª Turma afastou a presunção de dano moral em caso de desvio de clientela por cooptação de empregados, sem uso de marca.

Limites da tutela inibitória

No REsp 2.096.417/SP, a corte reformou ordem que proibia a utilização da marca por qualquer pessoa, limitando a vedação à comercialização da marca como palavra-chave para empresa concorrente. A tutela deve mirar o uso que viola a função da marca, e não a palavra em si.

Orientações práticas

Para o titular da marca, recomenda-se monitorar as buscas pelo próprio nome, documentar anúncios com data certa (capturas de tela, registros na central de transparência do provedor e ata notarial) e notificar anunciante e provedor antes de ajuizar ação com pedido de tutela inibitória. Já o anunciante deve revisar as palavras-chave contratadas, inclusive as sugeridas automaticamente pela plataforma, e incluir nomes de concorrentes como palavras-chave negativas, pois a contratação por terceiros não afasta sua responsabilidade.