Elementos funcionais de produto afastam violação de trade dress, decide TJSP

Semelhança funcional não configura violação de trade dress

A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve sentença que negou pedido de indenização por violação de trade dress e concorrência desleal envolvendo válvulas cardíacas transcateter. A decisão, de relatoria do desembargador Azuma Nishi, considerou que a semelhança entre os produtos decorria de elementos funcionais necessários ao funcionamento do item.

No caso, uma empresa dos Estados Unidos ajuizou ação contra indústria indiana, concorrente em diversos países, alegando cópia do conjunto-imagem de suas válvulas. Em primeira instância, o laudo pericial e o teste 360º concluíram que as características visuais comuns eram exigências funcionais e de desempenho clínico, sem distintividade para configurar trade dress.

Ao analisar o recurso, o relator destacou que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a avaliação de violação de trade dress deve se basear principalmente na prova pericial. O desembargador entendeu que o laudo e o teste foram suficientes para o julgamento, não sendo necessária pesquisa mercadológica à parte. Ele também afastou a possibilidade de confusão entre consumidores, uma vez que o público é composto por médicos cardiologistas, profissionais especializados.

Outro ponto relevante foi a distinção entre trade dress e patente. Segundo o magistrado, se a eventual proteção decorre de elementos funcionais, o caminho adequado seria o registro de patente, e não o trade dress. Ele mencionou ainda que, na hipótese de um médico solicitar uma marca e a equipe administrativa adquirir outra, o ato violaria o artigo 4º da Lei do Ato Médico.

O advogado Philippe Bhering, do Bhering Advogados, que atuou pela empresa indiana, afirmou que "o instituto do trade dress não pode ser utilizado para tentar obter monopólio sobre produtos de caráter técnico-funcional". Para ele, a decisão é relevante para o setor de tecnologias médicas. O acórdão foi proferido no processo 1013752-47.2022.8.26.0000.